Octrooiwet 1910, Stb 313
Auteurswet 1912
Volgens de Engelse onderneming J.W. Spear & Sons Ltd. (hierna: “Spears”) handelt de Nederlandse onderneming Hausemann en Hötte N.V. (hierna: “Hausemann”) onrechtmatig door het nabootsingen van het eerder door Spear op de markt gebrachte spel Scrabble. Het spel van Hausemann heet Board Script.
Eerder heeft Hausemann tevergeefs getracht heeft om van Spear het recht op alleenverkoop voor Nederland van Scrabble te verkrijgen. Daarna heeft zij het gezelschapsspel Board Script in Nederland in de handel gebracht. Volgens Spear is Board Script naar uiterlijk, spelregels, speelwijze en uitvoering een nabootsing van Scrabble.
De Rechtbank Amsterdam wees de vorderingen van Spear in eerste aanleg af. Het Gerechtshof Amsterdam heeft het vonnis van die Rechtbank bekrachtigd.
Het Gerechtshof overwoog onder meer dat Board Script op 13 belangrijke punten van Scrabble afwijkt, waardoor in redelijkheid aan de zorgvuldigheid welke Hausemann bij het navolgen van het Scrabblespel in acht had te nemen, heeft voldaan. Ook al zou het voor Hausemann wellicht mogelijk zijn geweest om ook in de andere door Spear gesignaleerde details verschillen aan te brengen.
Verder had Spear in hoger beroep aangevoerd dat het beginsel, dat het in het algemeen gesproken niet verboden is om van de in de producten van een concurrent geopenbaarde resultaten van inspanning, inzicht of kennis ten eigen voordele gebruik te maken, beperkt wordt tot producten welke voor de maatschappelijke vooruitgang betekenis hebben en dat daaronder spellen als de onderhavige niet vallen. Het Gerechtshof ziet geen reden om dat onderscheid te maken en ziet daarvoor ook geen aanknopingspunten in het Drukasbak-arrest.
In het arrest van de Hoge Raad komen twee vragen aan bod: (1) In welke mate dient de beweerdelijk nabootser af te wijken? Op alle punten? En (2) Is het beslissend wat in de betreffende tak van nijverheid als toelaatbaar wordt beschouwd?
Over de eerste vraag overweegt de Hoge Raad dat niet op alle punten hoeft te worden afgeweken, wel is er een verplichting om te doen wat redelijkerwijs nodig en mogelijk is:
‘dat nabootsing van het product van een concurrent – onverminderd de door dezen aan de Octrooiwet 1910, Stb 313, of aan de Auteurswet 1912 te ontlenen rechten alleen dan indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer betaamt, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een anderen weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht;
dat deze zorgvuldigheid niet eist, dat het eigen product van dat van den concurrent verschilt op alle punten waarop dat zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen mogelijk zou zijn, doch zij wel de verplichting meebrengt om bij de nabootsing te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen, dat door gelijkheid de kans op verwarring ontstaat of vergroot wordt;’
De tweede vraag wordt ontkennend beantwoord. Voor het antwoord op de vraag of een gegeven handeling indruist tegen de zorgvuldigheid die in het maatschappelijke verkeer betaamt, is het feit dat zij in de betrokken tak van nijverheid als niet gebruikelijk en niet oorbaar wordt beschouwd, niet zonder meer beslissend.
In het Hyster Crane arrest werd – kort gezegd – bepaald dat men onrechtmatig handelt als men verwarring sticht door na te laten een andere weg in te slaan als dit wel mogelijk is. In dit Scrabble-arrest wordt door de Hoge Raad (onder meer) bepaald in hoeverre men moet afwijken.”